_涉外定牌加工侵权判断(刘莉).ppt

涉外定牌加工侵权判断的相关法律问题 ——江苏法院关于 涉外定牌加工侵权判断 裁判思路的思考与变化 江苏高院民三庭 刘莉 2014.3.20 一、背景及问题的产生 简称 OEM。在全球化浪潮的时代背景下，越来越多的著名国际品牌在中国进行加工，中国现在已经成为全球的 OEM生产基地，名副其实的“世界工厂”。据统计，自1996年以来，以OEM为主的加工贸易一直占据着中国对外贸易的“半壁江山”，成为贸易顺差最重要的贡献力量。 但是，在贴牌加工迅猛发展的同时，伴随产生的大量知识产权侵权争议也已成为一个不容忽视的现实问题，而最引起争议的是在涉外贴牌生产过程中，定作方或加工方是否侵犯了在中国注册的相同或近似商标权人的商标权。 二、相关法院的态度 美国耐克公司与浙江省嘉兴市银兴制衣厂等侵犯商标权纠纷案（深圳中院、2001年）、佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案——贴牌加工行为构成对商标权的侵犯。 义乌市聚宝日化有限公司不服工商行政处罚案（义乌法院、2007年）——贴牌加工行为不构成侵权。 北京高院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》 （2006年）要求承揽加工人应当对定作人是否享有商标进行审查，未尽到注意义务而侵权的，与定作人构成共同侵权。 最高法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中要求妥善处理当前外贸贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。 三、江苏法院对该问题的思考 （一）案例一 拉科斯特衬衫股份有限公司VS江阴宏鑫制衣有限公司（2007年） 拉科斯特衬衫股份有限公司诉称：其是“鳄鱼”商标的注册人。被告侵犯了原告的注册商标专用权，故请求法院判令被告停止侵权、赔偿经济损失。 江阴宏鑫制衣有限公司辩称： 1、他人出具虚假的授权许可证明，委托其贴牌加工“鳄鱼”牌T恤衫； 2、上述服装全部被海关和工商部门没收，被告并未获得利润，也未对原告的市场份额及销售产生影响。 法院查明： 1、韩国Shelton公司向被告提供订单项下的服装面料样品、工艺要求、产品的商标标识及内容虚假的商标使用许可授权书等，标注的商标为鳄鱼图形及“LACOSTE”文字，Shelton公司向被告出具不可撤销跟单信用证。 2、2005年9月，该批货物在出口报关时被上海海关予以扣留，2006年1月作出行政处罚决定，没收上述侵权货物，并处罚款85000元。2006年5月，江阴工商局作出行政处罚，没收库存商品，并处罚款78万元。 法院认为： 1、本案中，宏鑫公司是根据Shelton公司的订单进行服装生产，并根据订单的要求在生产、出口的服装上使用涉案注册商标，该服装出口至韩国，不在国内进行销售，Shelton公司以信用证方式支付宏鑫公司相应的款项。根据上述交易特点，应当认定宏鑫公司生产、出口服装的行为属于国际贸易中的定牌加工行为。 2、国际贸易中的定牌加工人应当对定作人是否享有注册商标专用权及相关权利进行审查，未尽到注意义务加工侵犯他人注册商标专用权的商品的，应承担相应的损害赔偿责任。 宏鑫公司对Shelton公司出具的商标使用许可授权书没有进行必要的查询和核实，应认定其未尽到充分注意的义务，主观上具有过错，其行为侵犯了拉科斯特公司的商标专用权，宏鑫公司据此应承担相应的侵权责任。 3、关于赔偿数额的计算 考虑：（1）宏鑫公司在本案中系根据国外定作方委托进行定牌加工。如果定牌加工的商品全部出口至国外，没有在我国市场上销售，则在我国市场上不会因该定牌加工行为造成相关公众的混淆或误认，也不会对商标权人的市场利益造成损害。 （2）由于宏鑫公司作为加工方，其所加工商品的品种、数量、质量、商标的使用等均是由定作方韩国Shelton公司指定的，涉案侵权商标虽是由宏鑫公司在实际加工过程中使用在商品上，但宏鑫公司的这种商标使用行为是其履行加工合同的行为和结果，因此，此类定牌加工商品的实际商标使用人是定作方，加工方只不过是具体实施者而已，且加工方获取的也仅仅是加工费。商标的巨大市场利益是由定作方所享有的，故定作方应承担主要民事赔偿责任，而宏鑫公司作为加工方承担的责任应相对较小。 （3）拉科斯特公司主张按照被查扣侵权商品的数量与其注册商标商品的单位利润计算其损失。但根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条的规定，商标权人因被侵权所受到的损失可以根据侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积进行计算。但该规定中“侵权商品销售量”应当是指已实际销售的侵权商品数量，不应